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檢索報告(評價報告)的作用
瀏覽次數:2905  發布時間:2011/4/8  作者:德音管理員

案情介紹:

   原告江陰市某紡織機械有限公司(下稱昶振公司)擁有“環保型緊密紡負壓除塵器”實用新型專利。其認為被告常州某紡織機械制造有限公司(下稱同和公司)在未經其許可的情況下擅自制造、銷售該專利產品,造成其損失。故訴至法院,請求法院判定被告同和公司停止侵權并賠償損失。

    我所律師作為被告代理人參加訴訟,并為其制定了詳細的應訴方案。被告依方案向國家知識產權局專利檢索咨詢中心申請檢索涉案實用新型專利。檢索中心出具結論:該專利具有新穎性,不具有創造性。被告以此檢索報告為初步證據于2010年8月向國家知識產權局申請宣告原告專利無效,并依法向法院申請中止訴訟程序。

國家知識產權局專利復審委員會于2011年3月14日發出專利無效宣告決定書,宣告涉案實用新型專利不具有創造性,專利全部無效。

專利復審委員會的決定雖非終局決定,但被告在此案中已處于相對有利的地位。

 

案例評析:

一、發明專利的檢索報告

    每一件發明專利申請在被授予專利權前都應當進行檢索。檢索是發明專利申請實質審查程序中的一個關鍵步驟,其目的在于找出與申請的主題密切相關或者相關的現有技術中的對比文件,或者找出抵觸申請文件和防止重復授權的文件,以確定申請的主題是否具備《專利法》第二十二條第二款和第三款規定的新穎性和創造性,或者是否符合《專利法》第九條第一款的規定。故發明在其被授予專利權之前必須出具檢索報告,且其檢索報告的結果直接影響該發明是否能被授予專利。

《專利法實施細則》與《專利審查指南》決規定專利檢索咨詢中心只能對實用新型、外觀設計專利作出檢索(評價報告),因此,已授權公告的發明專利沒有對其新穎性、創造性作出評價的檢索報告(評價報告)。

二、檢索報告(評價報告)在專利訴訟中的作用

    1、 實用新型和外觀設計專利侵權案件在起訴時原告是否必須提交檢索報告

《專利法》(2008年12月27日第三次修正)第六十一條第二款“專利侵權糾紛涉及實用新型專利或者外觀設計專利的,人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關系人出具由國務院專利行政部門對相關實用新型或者外觀設計進行檢索、分析和評價后作出的專利權評價報告,作為審理、處理專利侵權糾紛的證據。”

2001年7月1日生效的司法解釋《關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第八條“提起侵犯實用新型專利權訴訟的原告,應當在起訴時出具由國務院專利行政部門作出的檢索報告。”

司法解釋在這里用詞是“應當”而,《專利法》用的是“可以”(2000年8曰25日修正的《專利法》亦是用的“可以”)。司法解釋把一個或然性義務演化成必然性義務,如果當事人在起訴時未提交檢索報告,其起訴很可能不被受理。顯然,該司法解釋的規定不有悖于《專利法》第六十一條的規定,也擴大了《民事訴訟法》第一百零八條規定的起訴條件。當事人在起訴時未同時提交檢索報告可能成為不予立案或駁回起訴的理由。

為此,最高人民法院于2001年11月13日作出了《關于對出具檢索報告是否為提起實用新型專利侵權訴訟的條件的請示的答復》([2001]民三函字第2號),該答復明確指出,最高人民法院《關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第8條的規定是根據專利法第61條第2款的規定作出的,主要針對在專利侵權訴訟中因被告提出宣告專利權無效導致中止訴訟問題而采取的措施;檢索報告只是作為實用新型專利權有效性的初步證據,并非是原告提起實用新型專利侵權訴訟的條件。該司法解釋所稱“應當”,意在強調從嚴執行這項制度,以防過于寬松而使之失去意義。凡符合民事訴訟法第108條規定的起訴條件的案件,人民法院均應當立案受理,但對于原告堅持不出具檢索報告,且被告在答辯期間內提出宣告該項實用新型專利權無效的請求,如無其他可以不中止訴訟的情形,人民法院應當中止訴訟。

    2、 檢索報告(評價報告)在專利訴訟過程中的作用

雖然檢索報告(評價報告)不是專利侵權糾紛案原告起訴的必要條件,其對于案件本身影響甚大,有時甚至能決定案件的結果。

(1)、程序上的影響

由上述最高人民法院[2001]民三函字第2號答復可知,“原告未出具檢索報告,且被告在答辯期間內提出宣告該項實用新型專利權無效的請求,如無其他可以不中止訴訟的情形,人民法院應當中止訴訟。”

2001年6月19日最高人民法院審判委員會第1180次會議通過的《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》的第九條“人民法院受理的侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件,被告在答辯期內請求宣告該項專利權無效的,人民法院應當中止訴訟,但具備下列情形之一的,可以不中止訴訟:(一)原告出具的檢索報告未發現導致實用新型專利喪失新穎性、創造性的技術文獻的;”

可見,誰握有檢索報告(評價報告),檢索報告(評價報告)對誰有利,誰就掌握了是否中止訴訟程序的主動權。

在專利侵權糾紛案中,原被告雙方不僅是法律、證據的較量,很多時候更是雙方經濟實力的較量。專利訴訟花費不菲,訴訟程序一旦被專利無效宣告程序中止(專利無效宣告程序后很可能接著行政訴訟程序),往往會持續一兩年甚至更長的時間。很多時候當生效判決出來時一方當事人已然破產或不復存在,判決結果失去實際意義。

因原告在訴訟中是否出具檢索報告(評價報告),檢索報告(評價報告)的結論如何,對訴訟程序影響巨大。本律師在此建議,如果條件允許,原告應當出具檢索報告(評價報告)。

(2)實體上的作用

《專利審查指南》規定,“針對下列情形提出的專利權評價報告請求視為未提出:③國家知識產權局已作出專利權評價報告的實用新型專利或者外觀設計專利。”

因此,一個專利只能有一個專利檢索報告(評價報告)。當事人一方如能取得對己方有利的專利檢索報告(評價報告),不管在訴訟程序中還是在專利宣告無效程序中都將處于非常有利的地位,并最終可能影響案件的結果。

三、檢索報告(評價報告)在企業專利管理中的運用

“科學技術是第一生產力”

在很多企業,尤其是高科技企業,其專利技術是其最重要的財產,很可能會決定其生死存亡。因此,保護自己的專利技術的安全,即不被宣告無效;保護專利技術不被侵犯,即防止他人侵權,對于企業來說至關重要。

一個專利只能有一個專利檢索報告(評價報告),且檢索報告(評價報告)對專利的新穎性、創造性的評價帶有檢索員、審核員的主觀傾向性。故企業能取得一份對己方有利的檢索報告(評價報告)相當于給自己的專利加了一道防火墻。相反,如被對方先行取得一份對企業不利的檢索報告(評價報告),就如同使對方有了一件攻擊該專利的利器。

一個企業如握有對己方專利有利的檢索報告(評價報告),甚至有對競爭對手所有專利不利的檢索報告(評價報告),在訴訟程序上可掌握主動,在實體上也有了初步的證據,亦可出于商業需要采用訴訟手段主動進攻,真可謂是進可攻,退可守。

因此,本律師建議,企業不僅要重視專利的申請,更要重視專利檢索報告(評價報告)的作用。

 
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